Право пользования товарным знаком

Ситуация 3: Договор заключен и зарегистрирован

И вот, все документы оформлены. Даже цена роялти определена с учетом налогового законодательства. Но проблемы только начались. Инспекторы смотрят на уплату роялти между дружественными компаниями изначально как на подозрительную схему. Как на способ завышения расходов или вывода денег из бизнеса. И риски ценообразования в данном случае не самые опасные. Хотя, цена роялти тоже может стать поводом для налоговых претензий.

Риск лицензиата, связанный с завышение цены

Судебные решения в пользу налоговых инспекторов об искажении стоимости роялти редкость. Не все товарные знаки имеют аналоги. Кроме того, при сравнении размера роялти по другим товарным знакам придется учитывать множество факторов: вид и характеристики самого товара, конкретные условия лицензионного договора. Сравнивать цены по таким договорам крайне затруднительно.

Судьи неоднократно не признавали доказательством заключение экспертизы, проведенной с нарушением налогового законодательства. Так, в одном случае причиной стало невыполнение экспертами требований о последовательном применении методов определения рыночной цены (постановление ФАС Северо-Западного округа от 30.08.11 № А56-66131/2010). В другом деле суд признал некорректным сравнение роялти для компаний-импортеров, со ставками по которым уплачивал роялти не импортер (определение ВАС РФ от 28.04.10. № ВАС-4439/10).

Еще одна проблема налоговых инспекторов в отсутствии официальных источников о ценах. Так, суд указал, что не могут использоваться как официальные источники информации обзоры Degnan и McGavock и книга Козырева А.Н., Макарова В.Л. «Оценка стоимости нематериальных активов и интеллектуальной собственности» (постановление ФАС Московского округа от 15.04.14 № А41-29328/13). Аналогичные выводы сделаны в постановлениях Десятого арбитражного апелляционного суда от 19.02.14 № А41-19211/13, от 25.02.14 № А41-26943/13).

Однако, даже в таких условиях у налоговиков случались победы. Так, в деле «Афанасий-пиво» суд признал в качестве доказательства экспертное заключение Отделения общественных наук Российской академии наук, согласно которому рыночный уровень лицензионных платежей по напиткам составляет 2 — 5% выручки. В результате часть расходов на уплату роялти сверх этого уровня была признана экономически не обоснованной (Постановление ФАС Северо-Западного округа от 06.10.2005 № А66-5524/2004).

Риск лицензиата, связанный с формальностью договора

Мы уже упоминали о проблемах использования товарного знака без договора. Но если исправить положение договором без ретроспективного условия, то инспекторы могут счесть это одним из признаков отсутствия деловой цели. Повод для претензии в том, что сделка не меняет хозяйственную деятельность.

Так, инспекторы учли, что товарный знак «Монетка» до регистрации в Роспатенте использовался три года безвозмездно. Важно, что суд стал изучать историю использования знака и указал, что договор заключен как мера защиты после получения претензии с требованием о прекращении использования товарного знака. Правда, этот эпизод не был ключевым. В том деле инспекторы доказывали мнимость переуступки товарного знака исходя из взаимозависимости участников схемы, участия явно лишних посредников, совпадения дат операций по лицензионным и сублицензионным договорам. (Федеральный арбитражный суд Уральского округа в постановлении от 17.05.12 № Ф09-3637/11). То есть признаков достаточных в настоящее время чтобы доказать искажение налоговой базы (см. Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 04.08.2015 N 09АП-28112/2015 по делу «ТД «Петелино»).

В другом деле инспекторы утверждали, что права на товарные знаки не требуются, поскольку товар поступал на склад упакованным, промаркированным и на нем уже были проставлены товарные знаки, а «иные организации, осуществляющие производство и оптовую торговлю аналогичных товаров под теми же товарными знаками не имеют на них лицензии». Но суд отверг обвинения указав, что «расходы в виде оплаты неисключительной лицензии являлись неизбежными для общества» (постановление ФАС Московского округа от 05.03.13 № А40-84325/12-116-181).

Стоит учесть, что риск возрастет, если перед заключением лицензионного договора товарный знак начинают перемещать между компаниями группы. Так, инспекторы доказали, что лицензионный договор лишен экономического смысла, когда компания сначала уступила права на фирменное наименование владельцу половины своих акций, а потом заключила с ним лицензионный договор (Постановлении Арбитражного суда Московского округа от 09.11.2017 N Ф05-16498/2017 по делу N А40-34089/2017). Аналогично закончились дела ОАО «КАМАЗ-Металлургия» и ОАО «КАМАЗ-Дизель», когда первоначальный правообладатель передал товарный знак в уставный капитал другой организации, а затем стал платить ей роялти по лицензии на этот же товарный знак. Судьи поддержали инспекторов, поскольку в таких операциях не увидели разумной хозяйственной цели и связи с получением дохода (см. Определение ВАС РФ в от 25.01.2007 по делу N А65-5203/2006-СА2-41, Постановление ФАС Поволжского округа от 17.08.2007 по делу N А65-5681/2006-СА1-19).

Риск, связанный с дроблением структуры бизнеса

Дело «Орифлэйм Косметикс» определило характер и направление современной фискальной и арбитражной практики. Если инспекторы докажут формальность юридического статуса сторон сделки, то включить роялти в состав расходов не удастся.

В той ситуации Верховный Суд посчитал доказанным, что лицензиат фактически осуществляет функции постоянного представительства материнской компании, получающей роялти. На этом основании сделка признана направленной исключительно на уклонение от уплаты налогов. Судьи отметили, что налоговые органы выдвинули достаточно аргументов, с учетом значительного размера роялти, систематической убыточности деятельности лицензиата и степени самостоятельности компаний группы «Орифлэйм» (Определение Верховного Суда РФ от 14 января 2016 г. по делу N А40-138879/14). Отметим принципы, которыми руководствовались судьи, признавая позицию налогового органа обоснованной:

  • налогоплательщик осуществляет деятельность не как самостоятельное лицо, а как интегрированная часть глобального бизнеса;
  • формальный юридический статус компании как самостоятельного юридического лица не может быть принят во внимание с учетом концепции «срывания корпоративной вуали»;
  • платежи по договору коммерческой концессии преследовали цель получения необоснованной налоговой выгоды.
  • Поставить закладку
  • Посмотреть закладки

Как получить право на использование товарного знака по лицензии?

В соответствии с действующим казахстанским законодательством только владелец товарного знака обладает исключительным правом на свой, должным образом зарегистрированный, товарный знак. Исключительное право — это право использовать свой товарный знак любым способом и по своему усмотрению, а также запрещать другим использовать свой товарный знак.

Однако, заинтересованное лицо, у которого нет своего товарного знака, может, на законных основаниях, получить право пользоваться чужим товарным знаком и единственным законным способом это сделать является заключение лицензионного соглашения. Так обычно поступают дочерние компании, официальные дистрибьюторы, импортеры. Во многих случаях вместо лицензионного соглашения помогут в бизнесе и другие договоры — дистрибьюторские или дилерские, они не передают права пользоваться товарным знаком.

Лицензионное соглашение на использование товарного знака обязательно должно быть зарегистрировано в Министерстве юстиции РК, иначе такое соглашение будет недействительным.

Что для этого требуется?

Во-первых, для начала нужно убедиться, что товарный знак действительно зарегистрирован на территории Казахстана или охраняется здесь в силу международных договоров.

Иногда, дистрибьюторы и импортеры в Казахстане сами регистрируют товарный знак, который принадлежит законному владельцу и их партнеру, на свое имя. Такое случается, если, по каким-либо причинам, владелец не успел, не счел нужным получить охрану на свой товарный знак в Казахстане. Однако, регистрация товарного знака на дистрибьютора или импортера не разрешена Парижской конвенцией по охране промышленной собственности от 1983 года и, если такое все-же случается, то по заявлению законного владельца обозначения эта регистрация может быть отменена.

Второе, владелец товарного знака (лицензиар) и заинтересованное лицо (лицензиат) заключают лицензионное соглашение. Здесь есть свои особенности:

Лицензионное соглашение на использование товарного знака должно содержать обязательное условие о том, что качество товаров или услуг будет не ниже качества товаров и услуг лицензиара и что лицензиар имеет право осуществлять контроль за выполнением этого условия.

С целью определения правильного налогообложения, будет более целесообразным указать, что лицензионное соглашение является возмездным, то есть, лицензиат выплачивает лицензиару вознаграждение за использование его товарного знака, например, в виде роялти.

Лицензионное соглашение вступает в силу с даты его регистрации в уполномоченном органе, поэтому уплата роялти может осуществляться только с этой даты.

Материалы на регистрацию лицензионного соглашения должны быть поданы в ведомство не позднее шестимесячного срока с даты подписания соглашения.

Другие условия использования лицензиатом товарных знаков лицензиара опциональны, хотя существуют еще некоторые обязательные требования по оформлению документов.

Стандартное простое лицензионное соглашение на использование товарного знака можно найти на сайте патентного ведомства kazpatent.kz

Третье, направляем материалы лицензионного соглашения на регистрацию в ведомство.

Для этого понадобится:

1. Заполнить соответствующее заявление установленной формы.

2. Оформленные определенным образом экземпляры лицензионного соглашения — оригиналы или нотариально заверенные копии на казахском и русском языках.

3. Доверенности от сторон лицензионного соглашения, если заявление подается через патентного поверенного.

4. Подтверждение оплаты государственной пошлины и оплаты услуг ведомства.

Если лицензия предоставляется казахстанским владельцем товарного знака, то кроме соглашения предоставляется также решение органов управления лицензиара по вопросу заключения договора и предоставления полномочий по подписанию договора.

Рассмотрение обычно занимает около двух месяцев.

Здесь можно также отметить, что право использования товарного знака может быть передано лицензиатом другому лицу (сублицензиату), если это будет разрешено в лицензионном договоре, а сублицензиат, в свою очередь, может передать данное право субсублицензиату. Количество участников данной цепочки законом не ограничивается.

В случае положительного исхода дела соглашение регистрируется, на титульном листе проставляется штамп с регистрационным номером и датой. Зарегистрированное соглашение вносится в Реестр договоров о распоряжении исключительными правами на товарные знаки и объекты промышленной собственности. Данный Реестр в электронном виде представлен на сайте патентного ведомства.

Два экземпляра лицензионного соглашения остаются в Министерстве Юстиции и в патентном ведомстве, а два экземпляра направляются на адрес, указанный в заявлении о регистрации, по одному для обеих сторон лицензионного соглашения.

Хотели бы обратить ваше внимание на то, что все изменения и дополнения к лицензионным соглашениям должны быть также отражены в письменной форме и так же зарегистрированы в Министерстве юстиции РК.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *